Получил претензию за использование чужого товарного знака

Для чего его используют?

Большинство производителей выпускает продукцию, которая соответствует всем требованиям потребителя. В результате появляется острая экономическая конкуренция и неиспользование товарных знаков на этом сказывается.

Внимание! Стоит упомянуть, что немаловажную роль играет запоминаемость символа и его дизайнерское оформление.

Таким образом, товарный знак служит огромную роль для политики, направленной на продвижение или раскрутку различных товаров. Такие обозначения применяют для:

• организации отличительных черт товаров, выпущенных определённым производителем;
• обеспечения положительных ассоциаций у покупателя, которые будут связаны с положительными качествами покупки;
• товарный знак также исполняет гарантийную функцию. Таким образом, покупатель получает некую гарантию на потребительские свойства купленной продукции;
• обеспечения правильного статуса. Это значит, что обозначение должно показывать на определённые достижения производящей организации в прошлом.

Причина обращения в КС РФ

ЗАО «К.» и ЗАО «З.» (далее – истцы) обратились в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции, в соответствии с которым их требования о взыскании с гражданки С., являющейся ИП (далее также – ответчик), компенсации за незаконное использование зарегистрированных ими в отношении широкого перечня товаров товарных знаков «Stayer» и «Зубр» были удовлетворены лишь частично. Каждый из истцов просил взыскать с ответчика на основании 200 тыс. руб. компенсации, обосновывая такой ее размер положениями заключенных с третьим лицом лицензионных договоров о предоставлении права использования обозначенных товарных знаков, согласно которым лицензионное вознаграждение за использование каждого из них, подлежащее уплате ежеквартально, составляет 100 тыс. руб. Суд первой инстанции посчитал заявленный размер компенсации чрезмерным и снизил его до 50 тыс. руб. для каждого истца (Решение Арбитражного суда Ростовской области от 3 декабря 2019 г. по делу № А53-13931/2019). Принимая данное решение, суд: 

• руководствовался позицией Верховного Суда РФ о том, что выводы, отраженные в Постановлении № 28-П, – о возможности снижения размера компенсации ниже минимальных пределов, закрепленных в ГК РФ, должны применяться не только в случае установления этого размера по усмотрению суда, но и тогда, когда он определяется как двукратный размер стоимости права использования товарного знака (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 25 апреля 2017 г. № 305-ЭС16-13233);
• учитывал характер деяния: подобное нарушение совершено ответчиком впервые, оно не является грубым, так как С. не было известно о контрафактности реализуемой продукции, цена проданного товара незначительна – материалами дела подтверждается продажа С. пяти измерительных рулеток и трех малярных кистей, на которые нанесены изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком «Stayer», сходные же до степени смешения с товарным знаком «Зубр» изображения содержались только на двух рулетках, а доказательства возникновения у истцов убытков вследствие действий ответчика в деле и вовсе отсутствуют.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассматривая жалобу истцов на данное решение, приостановил производство по делу и направил в КС РФ запрос о проверке конституционности (далее – оспариваемая норма), поскольку, по его мнению, эта норма не позволяет суду учесть все значимые обстоятельства дела, в том числе тяжелую жизненную ситуацию ответчика, и присудить соразмерную допущенному нарушению сумму компенсации.

Что такое товарный знак

Перед тем, как переходить к юридической части вопроса, нужно разобраться, что же всё-таки из себя представляет товарный знак. как уже говорилось выше, он используется для идентификации определённой марки среди ряда аналогичных товаров. Как любой элемент брендинга товарный знак принадлежит своему правообладателю, который может помещать его туда, куда ему вздумается (то есть если владелец товарного знака «Nike» решит выпускать зубную пасту с этим лейблом, никто не сможет ему помешать), а также заключать договор на право использования товарного знака с другими компаниями (позволить кому-то другому за определённые деньги выпускать эту же зубную пасту).

Что касается классификаций по форме выражения можно выделить:

• Словесные (обычно это название компании или продукта, помещаемое на объекте. Встречаются чаще всего. Например: Samsung, Jack Daniels, Walt Disney. Кроме того, в качестве таких знаков используются и названия-словосочетания (Красный пищевик) и лозунги (Nokia – connecting people));
• Графические (любое изображение, будь оно совокупностью геометрических фигур или портретом человека. Другое название – эмблемы. Примерами можно назвать обозначения марок машин, «яблоко» компании Apple или зайчика «Playboy»);
• Объёмные (связаны с внешним видом продаваемого товара – обычно это специфическое оформление упаковки. Чаще всего используются производителями парфюма (узнаваемый флакон Chanel №5) и напитков (оригинальная стеклянная бутылка Coca-Cola));
• Звуковые (обычно встречаются в сферах, где другие знаки не могут применяться: радио (названия станций, вставляемые между песен), музыкальные темы телепрограмм (Что, где, когда?) или фильмов («Имперский марш» из Звёздных войн), аудиореклама («То, что я люблю» от McDonalds));
• Комбинированные.(сочетают в себе несколько предыдущих видов товарных знаков: «Beeliine» имеет и эмблему в виде чёрно-жёлтого круга, и надпись под ней с названием компании, то же самое можно сказать о фирменном обозначении «Сбербанка»: логотип + название компании).

Права правообладателя товарного знака, как уже говорилось чуть выше, закрепляются юридически и дают возможность ему распоряжаться этим товарным знаком любыми способами и запрещать подобное другим субъектам рынка.

Гарантии, которые дает регистрация товарного знака

Если бренд не зарегистрирован, кто угодно может зарегистрировать товарный знак на себя. И речь не только о конкурентах и фирмах из других регионов. Есть так называемые патентные тролли: это люди, которые ищут незарегистрированные бренды, регистрируют их на себя и требуют от собственников бизнеса деньги за возможность продолжить использовать товарный знак – свое же собственное название.

ИП Оленин Егор Николаевич зарегистрировал на себя бренд «SIGER». Роспатент одобрил регистрацию товарного знака, и Оленин обратился в суд с требованием взыскать 5 млн руб. с китайской компании «Юнидент» – единственного российского представителя стоматологического гиганта Zhuhai Siger Medical Equipment Co, который давно и добросовестно использует свое название, но не зарегистрировал товарный знак в России.

Суд первой инстанции не учел доводов ответчика и признал Оленина правым: представителя Zhuhai Siger Medical Equipment Co. обязали выплатить 500 тыс. руб. в пользу истца.

Представитель китайского производителя и сам производитель оспорили иск. Им удалось доказать, что Оленин зарегистрировал бренд только для препятствования их деятельности. На момент подачи заявки на регистрацию товарного знака Оленин знал, что на рынке медицинских товаров и услуг действует и широко известен бренд «SIGER» и компания-производитель Zhuhai Siger Medical Equipment Co.

Целью Оленина была не индивидуализация своих товаров, а предъявление претензий в суде. Поэтому апелляционный суд отменил первое решение. Платить штраф 500 тыс. руб. китайскому бренду в этот раз не пришлось.

Компании, которые зарегистрировали бренд, могут быть уверенными в том, что завтра никто не заставит их изменить название. Никто не предъявит исковых требований до 5 млн руб. Никто не сможет выпускать такую же продукцию под их торговой маркой. Можно смело вкладывать деньги в раскрутку бренда.

Регистрация товарного знака дает еще ряд преимуществ:

• прибыль компании растет, когда бренд становится узнаваемым;
• она может получать роялти от использования товарного знака по лицензии;
• может продавать франшизу;
• через суд может получать компенсации от нарушителей (поверьте, они со временем найдутся);
• появляется возможность начать работу с крупными сетями: «Ашаном», «Ламодой» и подобными;
• бренд можно сделать нематериальным активом компании, это увеличит ее стоимость.

По закону регистрировать товарный знак необязательно. Но без регистрации собственники бизнеса не могут быть уверенными, что бренд будет принадлежать им и завтра и что все деньги, вложенные в раскрутку и продвижение, не перейдут к конкурентам или патентным троллям.

Фабрика «Красный Октябрь» выпускает шоколад «Аленка». Фабрика «Славянка» ввела на рынок шоколад «Алина», упаковка которого была очень похожа на «Аленку».

«Красный Октябрь» обратился в суд, чтобы взыскать со «Славянки» 313,5 млн руб. компенсации за использование товарного знака. В итоге, компании пришли к мировому соглашению: «Славянка» выплатила 20 млн руб. и прекратила выпуск шоколада под брендом «Алина».

Процедура регистрации

Наглядная схема регистрации товарного знака со сроками приведена ниже.

Заявку можно подать как на бумажном носителе (непосредственно в патентное ведомство или по почте), так и в электронном формате – на сайте «Роспатента» или «Госуслуги». Последние 2 сервиса предоставляют возможность круглосуточной отправки документации, а электронное взаимодействие с ведомством облагается государственными пошлинами по сниженной ставке на 30%. Однако в этом случае необходима настройка АРМ и получение квалифицированной цифровой подписи. В нашем патентом бюро имеется все необходимое для электронного документооборота с «Роспатентом».

Заявка на товарный знак проходит двухступенчатую проверку в патентном ведомстве. Во время формальной экспертизы проверяется комплектность документов и отсутствие ошибок в их оформлении. Экспертиза по существу проводится с целью выявления сходных товарных знаков, права владельцев которых могут быть ущемлены, и несоответствия действующему законодательству. На этом этапе «отсеивается» большинство заявок.

Если эксперты выявят нарушения, то заявителю направляется уведомление о необходимости корректировки заявки. Это необходимо сделать в установленные сроки, иначе заявка будет признана отозванной. Если вынесено положительное решение, то товарный знак вносится в государственный реестр и публикуется в бюллетенях. После этого заявителю выдают свидетельство.

Перед каждым этапом регистрации необходима уплата государственных пошлин. Окончательный расчет затрат для получения свидетельства производится с учетом количества классов МКТУ, указанных в заявке. Минимальная сумма пошлин составляет 33 тысячи рублей. Подача через электронный сервис в нашем бюро позволяет сэкономить расходы более, чем на 10 тысяч рублей.

Ответственность за незаконное использование товарного знака

Предполагаются следующие санкции:

1. По статье 1515 ГК РФ: изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя товаров, этикеток, товарных упаковок, на которых размещен чужой товарный знак. Законный владелец бренда вправе требовать возмещения убытков или выбрать компенсацию в размере:

• От десяти тысяч до пяти миллионов рублей (конкретная сумма определяется судебным решением);
• Двукратной стоимости товаров, на которых нанесен незаконно используемый зарегистрированный товарный знак;
• Двукратной стоимости легального права использовать зарегистрированный бренд, которая обычно взимается при сравнимых обстоятельствах.

2. По статье 14.10 КоАП РФ размер санкций зависит от категории нарушителя:

• Граждане (обычные физические лица, не зарегистрированные в качестве субъектов предпринимательской деятельности) – от пяти до десяти тысяч рублей;
• Должностные лица (руководители организаций и индивидуальные предприниматели) – от десяти до пятидесяти тысяч рублей;
• Юридические лица — от пятидесяти до двухсот тысяч рублей.

3. По статье 280 УК РФ — если чужой бренд использовался неоднократно или это принесло правообладателю крупный ущерб, то наступает уголовная ответственность, среди видов которой:

• Штраф от ста до трехсот тысяч рублей;
• Размер зарплаты осужденного или другого его дохода за период до двух лет;
• Обязательные работы на срок до 480 часов;
• Исправительные или принудительные работы на срок до двух лет;
• Исправительные работы на срок до двух лет;
• Лишение свободы на срок до двух.

Однако своим правом на бренд надо еще воспользоваться. Обратиться за защитой нарушенных прав могут не только собственники торгового знака, но и уполномоченные государственные структуры, например, таможенные органы.

Как видим, незаконное использование товарного знака может принести не только быструю прибыль, но и нешуточные штрафы, вплоть до ликвидации бизнеса. Если вы решили зарегистрировать свое дело, достаточно придумать запоминающееся название бренда, оригинальный логотип, делать что-то нужное, востребованное, и делать это хорошо. И успех не заставит себя ждать.

Не пропускайте новые статьи! Подпишитесь на нашу рассылку, и получайте анонсы новых статей про ООО на свою электронную почту раз в неделю:

Проверка товарного знака: платная и бесплатная

Главное условие, необходимое для регистрации товарного знака – чтобы он был свободен и соответствовал требованиям закона. Поэтому перед подачей заявки нужно проверить, свободен ли товарный знак. Сразу стоит оговориться: проверка не дает 100% гарантии, что бренд не занят. Если вы отправили заявку на регистрацию 14 мая, а ваш конкурент захотел зарегистрировать такой же бренд и отправил заявку 13 мая, товарный знак будет принадлежать ему. Кто первый подал заявку, тому и товарный знак.

Но проверять все равно нужно. Шансов, что вот прямо сейчас кто-то отправит заявку на регистрацию такого же бренда, минимум. А если вы оплатите госпошлину и выяснится, что товарный знак уже кем-то занят, деньги не вернут.

Проверки бывают платные и бесплатные. Бесплатно проверить товарный знак можно в интернете. Есть множество сайтов, которые осуществляют проверки по открытым базам. Если у вас словесный знак, вы увидите, есть ли аналогичные вашему названия. Если вы хотите зарегистрировать изображение, запах и что угодно еще не словесное – бесплатно проверить не получится.

Чтобы проверить бренд по базе зарегистрированных и поданных товарных знаков Федерального института промышленной собственности (ФИПС), нужно заплатить 4130 руб. за 1 класс и еще 1062 руб. – стоимость услуги за каждый дополнительный класс. Вам покажут все знаки, похожие на тот, который вы хотите зарегистрировать. Результат будет представлен в виде огромного списка брендов, где непонятно, кто на самом деле угрожает регистрации, а кто – нет. Риски противопоставления придется оценивать самостоятельно, строить стратегию защиты – тоже.

Кроме того, есть список слов для каждого класса, которые нельзя регистрировать в качестве товарного знака. Их называют «неохраняемые элементы». Как правило, это слова, термины, изображения и выражения, которые люди используют для обозначения товаров этого класса.

Например, вы не можете зарегистрировать слово «обувь» или «ботинок» как товарный знак в классе обуви. А в другом классе можете. Но сочетания со словом «Обувь» зарегистрировать в классе обуви можно: «Любимая обувь», «Розовая туфелька». В заключении будет написано, что товарный знак состоит из охраняемого элемента «розовая» и неохраняемого элемента «туфелька».

Методы защиты знака

Защита прав предполагает действия в том случае, если обнаружен факт использования зарегистрированного знака. Они могут лежать в различных плоскостях.

Гражданский метод

Для инициирования дела о защите товарного знака нужно обращаться в арбитражные суды. Если дело хотят начать обе стороны, можно идти в третейский суд. Для обращения в орган нужно составить заявление. В нем должны содержаться требования. К примеру, это следующие требования:

• Прекращение неправомерного использования товарного знака.
• Возмещение убытка, возникшего вследствие незаконного использования знака.

Нужно учесть, что обычно установить размер ущерба, нанесенного вследствие неправомерного использования знака, очень сложно. А потому истец может обратиться к альтернативному способу защиты – требованию компенсации. Размер компенсации может варьироваться от 10 000 до 5 000 000 рублей. Соответствующее положение содержится в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Если истец будет добиваться именно выплаты компенсации, определять размер убытков не требуется.

Еще один метод защиты – публикация решения суда в СМИ. Нужно это для восстановления деловой репутации фирмы.

Судов есть полномочия по решению этих вопросов:

• Защита исключительного права на товарный знак.
• Исполнение договора по передаче прав на использование товарного знака.

В арбитражный суд можно обращаться тогда, когда соглашениями, связанными с использованием товарного знака, предусмотрен именно такой порядок.

Административный метод

Существуют такие административные способы:

• Отправка возражения в Палату по патентным срокам.
• Направление заявления о нарушении норм конкуренции в Антимонопольный орган.
• Направление жалобы в структуру, которая управляет работой правонарушителя.

Административные методы достаточно продолжительны в реализации. К заявлению о нарушениях нужно приложить бумаги, подтверждающие права истца на знак.

Защита через таможенные органы

За помощью таможенных органов следует обращаться тогда, когда неправомерное использование знака связано с ввозом или вывозом продукции из РФ. Процедура в данном случае будет регламентироваться Положением о защите прав, установленным Приказом ГТК №1199 от 27 октября 2003 года.

Уголовное преследование

На нарушителя прав на чужой товарный знак может накладываться уголовная ответственность. Привлекают к ней на основании статьи 180 УК РФ. В пункте 1 предусмотрены эти наказания за неправомерное использование чужих товарных знаков:

• Штраф 100 000-300 000 рублей или исправительные работы до 2 лет.
• Лишение свободы до 24 месяцев с наложением штрафов до 80 000 рублей.

Если преступление совершалось группой лиц или организованной группой, ответственность будет серьезней.

Уголовная ответственность накладывается в том случае, если вследствие правонарушения образовался крупный ущерб. Размер его, согласно статье 169 УК РФ, составляет 1 500 000 рублей. Такой ущерб может быть причинен в следующих обстоятельствах:

• Реализация оптовых партий контрафакта.
• Компания, которой принадлежит товарный знак, утратила свое влияние на рынок сбыта.
• Упущенная выгода.

К СВЕДЕНИЮ! За использование товарного знака уголовная ответственность накладывается крайне редко. Отсутствует соответствующая судебная практика, сложно доказать величину ущерба.

Другие методы

Владелец знака имеет право на самостоятельную защиту. Однако инструменты для этой защиты должны быть соразмерны правонарушениям. К примеру, в качестве самозащиты могут использовать максимальное усложнение незаконного использования знака. Для этого используются голограммы, фигурные элементы и прочее.

Сроки

В России свидетельство на товарный знак выдаётся на период до 10 лет. Он не является окончательным и по истечении может продлёваться, если того пожелает правообладатель.

Чтобы это сделать необходимо, написать специальную бумагу в определённый орган, осуществляющий регистрацию, и уплатить пошлину. Если всё сделано правильно, то срок будет продлён на следующие 10 лет. Подобное действие можно производить неограниченное число раз.

На срок использования обозначения, ему должна предоставляться правовая охрана. В каждой стране это делается по-разному в зависимости от законов о товарных знаках. Наиболее распространённым вариантом является регистрация обозначения в специально созданном для этого Реестре.

Если знак охраняется, значит, у правообладателя появляется возможность препятствовать иным лицам, использовать его несанкционированно.

Что означает незаконное использование чужого товарного знака

Особо объяснять, что такое незаконное использование чужого товарного знака, никому не надо. Достаточно зайти на любой российский рынок, чтобы увидеть в продаже массу контрафактных товаров под марками мировых брендов.

Причем многие покупатели подделок «Рибок», «Найк», «Адидас» и других товарных знаков прекрасно понимают, что это не оригинал. Для таких товаров даже придумали специальное обозначение – реплика. Оно звучит не так грубо, как контрафакт или подделка, но суть от этого не меняется.

Подделки товаров люксовых марок часто выглядят вполне пристойно, иногда их качество может оценить только специалист. Вещь под чужим торговым знаком действительно бывает очень похожей на оригинал, но при этом она меньше служит или не до конца выполняет заявленные функции.

Конечно, легальные производители во всех странах стремятся защитить свое право на торговую марку, в том числе, через суд. Однако они просто не в состоянии отследить все подделки своих товаров, хотя количество судебных исков исчисляется десятками тысяч.

Что же именно закон признает незаконным использованием торгового знака? Ответ есть в статье 1484 ГК РФ, это:

• размещение чужого торгового знака на своих товарах без разрешения правообладателя;
• использование сходного обозначения на однородных товарах, в результате чего возникает вероятность смешения.

С первой ситуацией все более-менее понятно. Если кто-то полностью копирует не принадлежащий ему знак и размещает его на своих товарах, вопросов не возникает. Это явное нарушение прав владельца бренда. Но вот определить, где начинается вероятность смешения из-за использования сходного обозначения на однородных товарах, сложнее.

Предположим, что кто-то хочет зарегистрировать торговый знак «Тинькоф». Здесь, безусловно, возникает стойкая ассоциация с брендом «Тинькофф». Также всем понятно, что название «Rebok» очень напоминает «Reebok». Поэтому ни зарегистрировать, ни использовать такие обозначения нельзя.

Но вот, например, менее очевидная ситуация. Насколько похожи обозначения «Skype» и «Sky»? Действительно ли здесь возникает вероятность смешения? Тем более, что первое слово – это название популярного мессенджера, а второе – телеканала. Если вам кажется, что перепутать эти марки невозможно, это не так. Потому что компании «Microsoft» пришлось договариваться с телеканалом «Sky» о праве использовать схожее понятие «Skype».

В судебной практике есть интересные истории, когда правообладатель товарного знака и нарушитель как будто меняются местами. Так, Верховный суд в Определении от 25 марта 2016 г. по делу № А40-26211/2015 отказал в защите исключительного права на знак компании, которая его легально зарегистрировала. Почему и как такое возможно?

В данном случае производитель обуви ООО «Сфера» продвигал на рынке свою продукцию под незарегистрированным брендом «Highlander». За несколько лет компания обзавелась постоянными клиентами, которые обеспечивали стабильный спрос.

Другая компания – ООО «Вексель» – решила этим воспользоваться и зарегистрировала на себя товарный знак «Highlander» с целью потребовать от ООО «Сфера» компенсации ущерба. Сумма иска – 5 млн рублей, при этом истец не занимался производством обуви.

В итоге суд установил, что товарный знак «Highlander» с момента приобретения прав на него не использовался заявителем при производстве обуви, поэтому он не понес никаких убытков. Более того, по встречному иску ответчика охрана товарного знака вообще была прекращена досрочно.

Похожие записи:

Красное и белое Как продавать через интернет Самые доходные акции российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам Автор на ядекс.дзен: с чего начать карьеру и способы заработать Доставляя счастье. от нуля до миллиарда Сколько стоит компания apple в текущем году